![可深了丨實用新型專利申請的26.3不清楚,咋整? - 天天要聞](https://cdn-dd.lujuba.top/img/loading.gif)
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案情
手底下一件實用新型申請收到了法26條3款的審查意見,即,說明書不清楚,並且是不普通的那種,內行人掃一眼就知道,這是給案子判死刑的節奏。
具體而言,審查員認定,說明書的描述:
背景技術不準確、不客觀;
技術問題不準確、不客觀;
現有技術的缺陷不客觀;
技術問題不清楚(原話:無法明確);
技術方案的有益效果不清楚(原話:無法確定)。
在上述諸多不準確、不客觀、不清楚之認定的基礎上,審查員總結得出:依照說明書,不能確定本申請之技術方案解決了特定技術問題、達成有益效果, 屬於法26條3款的規定的說明書不清楚,不符合專利授權條件(原話:本申請的技術問題、技術方案和有益效果之間缺少內在邏輯關係)。
應對
開始有些蒙圈。後來了解到,近期國知局下了不少此類審查意見。凡接到的同行都比較撓頭,普遍反應沒有什麼辦法,結果基本都是案子被駁回。
我們提出了兩種應對方略,拋磚引玉:
死馬當活馬醫,適用於已經提交並下了此類26.3的案子;
亡羊補牢,適用於尚未提交的案子。
死馬當成活馬醫
我們認為,問題的根源在於上述諸多不準確、不客觀、不清楚之認定,本申請不符合法26.3的結論完全建立在這些認定的基礎上。
然而,審查員就得到上述認定結論依據的判斷標準和方法,於法無據:無論在法規還是《審查指南》中,都找不到。即便如此,倘審查員能夠在法規和《審查指南》之外,給出合乎科學原理、通常邏輯的解釋,即,講出道理,並輔以支持性的具體事實,代理師和申請人也會接受。例如,當審查員做出技術方案不具備創造性的認定,要以《審查指南》中的三步法等等為依據,以之作為判定的標準、方法,並以對比文件為事實依據,也要擺事實、講道理的。下達審查意見是國家行政行為,當要通過這一國家行政行為剝奪或拒絕申請人的權利或權利請求,至少要擺事實、講道理,要給申請人一個清楚的交代吧?而這個審查意見,就做出上述諸多不準確、不客觀、不清楚的認定,既未擺事實,也未講道理,不清不楚地就要給案子判死刑。
的確,審查員作為案件生死的裁判者,位置更高。但是,審查員和代理師,都是處理專利實務的專業人員,對這個行業及其專業技能應當有起碼的尊重,這是專業人員最基本的職業精神和素養。審查員劈頭蓋臉地下了個26.3不清楚的審查意見,可不一下子認定是代理師把案子寫壞了?倘若這個意見的確有理有據,的確是代理師學藝不精,那我們必須認栽。而倘若並非如此呢?而且是要把案子判死刑的節奏。那就不是不太講究,而是太不講究了。這光景,哪怕是掀桌子的懟法,也不為過:代理師和代理機構的面子和損失倒在其次,重要的是維護職業尊嚴和委託人的權益。當然,桌子能不掀,還是不掀的好,做人做事,還是要有理、有利、有節。
我們打算按這個思路來答覆。本案後續會怎樣呢?等有了進展,再彙報。
亡羊補牢
對於還未提交的案子,大家基本都會中規中矩地想到將技術問題、技術缺陷、有益效果結合技術方案寫得更清楚和充分。但是問題並不這麼簡單。
將技術問題、技術缺陷、有益效果結合技術方案寫得更清楚和充分,對確保授權,一定有好效果。但對於不以授權為最終目標,而是真正追求高價值專利,即,高價值保護範圍的申請人而言,前述做法可能由於過度披露,使專利有效保護範圍因受到相應更嚴格的限制而被不恰當地縮小。
就本案,法26條3款所及,焦點在於:專利技術方案應當能夠解決特定技術問題,這一專利授權要求。該要求除了涉及法26條3款的 「不清楚」,還涉及「可實現」、「必要技術特徵」、「不支持」。題眼在於如何披露好技術問題,答好了,「不清楚」、「可實現」、「必要技術特徵」、「不支持」就都活了。
建議專利說明書中包含類似表述:
本發明(實用新型)技術方案針對現有技術解決方案過於單一的技術問題,提供了顯著不同於現有技術的解決方案。
如此,利於減小所謂「必要技術特徵」對獨立權項保護範圍的負面影響,減小可實施要求對權利有效性的負面影響,也具有弱化發明方向指引的作用。當然,代理師在上述技術問題及現有技術相應缺陷的基礎上,還可以再適度披露本發明或實用新型的一些實施例進一步解決的、更具體的一些技術問題,以及所改善的現有技術相應缺陷。
如此,審查員從「不清楚」、「可實現」、「必要技術特徵」、「不支持」下手就顯得不那麼順了,還是應當回歸到創造性去說事兒。
結語
拋磚引玉,祝各位好運!
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