近年來，許多企業在國內市場發展空間受限，因此轉向海外市場以實現業務增長。對於出海較早、知識產權意識較強的企業而言，早已在海外進行商標布局，擁有較多海外註冊商標。但隨著產品銷售範圍和國家地區的變化及擴大，以往的商標註冊已無法滿足企業進一步拓展海外市場的需求。因此，完善海外商標註冊已成為當務之急。考慮到企業此前已在海外進行商標布局，重新申請商標註冊時可能會存在重複註冊的風險，因此在查漏補缺的過程中需要格外注意這一問題。
商標重複註冊是指同一申請人就相同的商標在相同的商品或者服務上重複申請註冊。
作為全球經濟體的領導者之一，美國擁有龐大的消費市場、完善的知識產權法律法規以及發達的金融體系和國際貿易網路，已成為中國企業海外註冊商標的首選地之一。本文擬通過對美國商標審查指南的解讀，帶領讀者了解美國關於商標禁止重複註冊的規定，以便中國企業更好地了解在美國註冊商標的相關法律要求和程序，從而更有效地保護其品牌和知識產權。
美國商標禁止重複註冊的詳細規定可見於《美國商標審查指南》第703條（USPTO Does Not Issue Duplicate Registrations）。根據該條款的相應規定，美國專利商標局禁止核准兩個完全相同的商標註冊申請。如果出現兩個完全相同的註冊申請，美國專利商標局核准其中一個商標的註冊申請，駁回另一個重複申請。比如，申請人提出兩個完全相同的商標註冊申請，專利商標局未審查其中任何一個註冊申請時，兩個註冊申請將全部被駁回。若其中一個已完成審查，將駁回另一個重複註冊申請。為克服駁回，申請人可以放棄其中一個重複註冊申請。美國專利商標局通常允許申請人選擇放棄哪個重複註冊申請。若一個註冊申請已經核准，申請人可以註銷該註冊，讓另一重複申請得以核准註冊，或保留該註冊而撤回另一重複註冊申請。
下面從商標申請基礎、指定商品/服務以及商標三方面闡述美國商標構成重複註冊的情形：
PART01、從申請基礎判斷是否構成重複註冊
通過上表，可以看出：若兩件商標申請其他方面均相同，唯一區別是其中一件申請基礎基於實際使用（根據第1(a)條款），另一件申請則基於意向使用（根據第1(b)條款），這種情況下構成重複註冊。然而，如果其他方面相同，一件申請基於實際使用/意向使用（根據第1(a)/ 1(b)條款），另一件申請基於外國申請/註冊商標（根據第44條），則不會構成重複註冊。同樣，馬德里指定美國商標（基於商標法第66(a)條提交）如果在其他方面與根據第1條或第44條提交的申請相同也不會構成重複註冊。
PART02、從指定商品/服務判斷是否構成重複註冊
由於市場的發展和新技術、新服務的出現，尼斯分類會定期更新，除了增加新的商品/服務之外，也會對已有的類別進行調整。因此，會出現同一個商品/服務由於時間不同，屬於不同類別的情況。如果商品/服務的國際分類發生變化，針對同一商標在不同類別申請註冊的新申請將不構成重複註冊。例如，申請人在第42類的「法律服務」上擁有一枚商標註冊，並且在2007年1月1日之後在第45類「法律服務」上提交新申請，這種情形就不屬於重複註冊。
在商品/服務類別相同的情況下，兩商標包含部分相同商品/服務，仍有部分不同商品/服務，則不會構成重複註冊。
PART03、從商標判斷是否構成重複註冊
在其他方面相同的情況下，商標字體不同、顏色不同，亦不會構成重複註冊。
通過本文的討論，我們深入了解了美國商標審查指南對於禁止商標重複註冊的規定。在企業海外商標布局過程中，避免商標重複註冊是至關重要的一環。了解美國商標審查的相關規定，對於中國企業在美國註冊商標提供了重要的指引和規避風險的方法。在商標申請基礎、指定商品/服務以及商標三個方面判斷是否構成重複註冊，可以幫助企業更好地規避這一問題，確保商標註冊順利進行。
企業在進行海外商標布局時，除了要熟悉各國的商標法律和規定外，也應當注重細節、審慎操作，以避免不必要的風險和損失。良好的商標戰略不僅有助於保護企業的品牌形象和知識產權，也能提升企業在國際市場的競爭力和可持續發展能力。希望這篇文章對於企業進行海外商標註冊有所啟發和幫助，讓企業能夠更加順利、高效地實現海外業務拓展和品牌保護。
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：鮑荷花 超凡知識產權服務股份有限公司
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