作者 | 徐麗華 北京康信知識產權代理有限責任公司
複審程序是因申請人對駁回決定不服而啟動的救濟程序。複審程序中，在提出複審請求、答覆複審通知書或者參加口頭審理時，複審請求人可以對申請文件進行修改。但是，所作修改應當符合《專利法》第三十三條和《專利法實施細則》第六十六條的規定。
《專利法》第三十三條規定：“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的範圍”。
《專利法實施細則》第六十六條規定：“請求人在提出複審請求或者在對國務院專利行政部門的複審通知書作出答覆時，可以修改專利申請文件；但是，修改應當僅限於消除駁回決定或者複審通知書指出的缺陷”。
由此可見，在複審程序中，申請人通常不享有對專利申請文件進行主動修改的權利，而是修改的內容和範圍受到一定的限制。根據《專利法實施細則》第六十六條的規定，複審請求人對專利申請文件的修改應當僅限於消除駁回決定或者合議組指出的缺陷。下列情形通常不符合上述規定：
01
修改後的權利要求相對於駁回決定針對的權利要求擴大了保護範圍。
02
將與駁回決定針對的權利要求所限定的技術方案缺乏單一性的技術方案作為修改後的權利要求。
03
改變權利要求的類型或者增加權利要求。
04
針對駁回決定指出的缺陷未涉及的權利要求或者說明書進行修改。但修改明顯文字錯誤，或者修改與駁回決定所指出缺陷性質相同的缺陷的情形除外。
也就是說，鑒於複審程序的特殊性，在複審程序中對專利申請文件進行修改除了需要遵循《專利法》第三十三條對專利申請文件修改的一般規定之外，還應當僅限於消除駁回決定或者合議組指出的缺陷，而不能隨意修改或添加內容。
需要注意的是：
對於上述情形1
需要將複審程序修改後的權利要求與駁回決定針對的權利要求進行比較，而不是與原始提交的權利要求進行比較。如果在複審程序中修改後的權利要求的保護範圍大於駁回決定針對的權利要求的保護範圍，即使對專利申請文件的修改沒有超出原說明書和權利要求書記載的範圍，上述修改也不符合《專利法實施細則》第六十六條的規定。
對於上述情形2
需要將複審程序修改後的權利要求與駁回決定針對的權利要求進行對比，判斷修改後的權利要求與駁回決定針對的權利要求之間是否具備單一性，而不是判斷修改後的權利要求之間是否缺乏單一性。如果複審程序修改後的權利要求與駁回決定針對的權利要求之間不具備單一性，則上述修改不符合《專利法實施細則》第六十六條的規定。
對於上述情形3
如果申請人在提交複審請求或答覆複審通知書時將產品權利要求修改為方法權利要求或者將方法權利要求修改為產品權利要求，或者主動增加新的權利要求，則上述修改不符合《專利法實施細則》第六十六條的規定。然而，如果申請人為了克服駁回決定中指出的因上下位概念並存導致的不清楚問題，從駁回決定針對的權利要求中刪除了下位概念的特徵並且將刪除的下位概念的特徵限定在新的權利要求中，這種情況雖然導致權利要求的數目增加，但是上述修改仍然是允許的，符合《專利法實施細則》第六十六條的規定。
對於上述情形4
如果申請人在提交複審請求時對駁回決定中未被指出任何缺陷的權利要求進行修改，則上述修改不符合《專利法實施細則》第六十六條的規定，除非修改其中明顯的文字錯誤或者修改與駁回決定所指出缺陷性質相同的缺陷。
在複審程序中，如果複審請求人提交的修改的申請文件不符合《專利法實施細則》第六十六條的規定，則合議組一般不接受該修改，而是對之前可接受的文本進行審查，這樣可能會導致複審請求人浪費了一次修改機會。因此，為了避免上述問題，需要複審請求人在複審程序中對申請文件進行修改時嚴格遵循《專利法》和《專利法實施細則》的相關規定。
為了更好地理解複審程序中對申請文件修改的相關規定，在下面，筆者通過一個具體的案例進行分析和討論，希望能夠為申請人和代理師在複審程序中修改申請文件時提供一些參考和幫助。
案例
原始提交的權利要求：一種用於治療癌症的組合物，包含化合物A。
駁回決定針對的權利要求：一種用於治療癌症的組合物，包含化合物A和賦形劑。在駁回決定中，審查員認為該權利要求相對於對比文件1不具有創造性。
提交複審請求時的第一種修改方式：一種用於治療癌症的組合物，包含化合物A。
提交複審請求時的第二種修改方式：包含化合物A和賦形劑的組合物在製備用於治療癌症的藥物中的用途。
對於提交複審請求時的第一種修改方式，將修改後的權利要求與駁回決定針對的權利要求進行比較可以看出，相比於駁回決定針對的權利要求，複審請求人從駁回決定針對的權利要求中刪除了技術特徵“和賦形劑”，由於按照第一種方式修改後的權利要求的技術方案明確地記載在原始提交的權利要求中，因此，第一種修改方式並沒有超出原說明書和權利要求書記載的範圍，符合《專利法》第三十三條的規定。然而，按照第一種方式修改後的權利要求的保護範圍大於駁回決定針對的權利要求的保護範圍，即，按照第一種方式修改後的權利要求相對於駁回決定針對的權利要求擴大了保護範圍，這種情況並不屬於為了消除駁回決定或者合議組指出的缺陷進行的修改方式，因此，第一種修改方式不符合《專利法實施細則》第六十六條的規定。
駁回決定針對的權利要求要求保護一種用於治療癌症的組合物，屬於產品權利要求。對於按照第二種方式修改後的權利要求屬於物質的製藥用途權利要求。複審請求人為了克服創造性問題在提交複審請求時將產品權利要求修改為物質的製藥用途權利要求，按照這種方式修改的權利要求雖然符合《專利法》第三十三條的規定，但是這種修改方式明顯改變了權利要求的類型，而實審部門並未對物質的製藥用途表達過任何實質性意見，因此，不允許複審請求人在提交複審請求時將產品權利要求修改為物質的製藥用途權利要求。針對這種情況，申請人和代理師在提出複審請求或者答覆複審通知書時要避免將產品權利要求修改為物質的製藥用途權利要求。將用於治療疾病的產品權利要求修改為物質的製藥用途權利要求在實審階段是很常見的修改方式，但是這種修改方式在複審階段卻是不允許的，這一點尤其需要注意，容易被大家忽視。
上面筆者通過一個案例對複審程序中修改申請文件的相關規定進行了分析，供申請人和代理師進行參考，希望申請人和代理師能夠從中略見一斑，充分了解複審程序中對申請文件修改的相關規定，慎重考慮複審程序中對申請文件修改的方式，準確把握複審程序中對申請文件修改的原則，避免浪費修改機會。在實際操作過程中，在複審程序中對申請文件修改的情況可能會錯綜複雜，需要申請人和代理師根據具體情況靈活調整修改策略，謹慎選擇修改的方式和內容，以確保修改後的內容符合《專利法》和《專利法實施細則》的相關規定。
綜上所述，在複審程序中合議組一般僅針對駁回決定所依據的理由和證據進行審查，不承擔對專利申請全面審查的義務，因此，在複審程序中對申請文件進行修改時存在一定的限制，除了需要遵循不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍的一般規定之外，還應當僅限於消除駁回決定或者合議組指出的缺陷，不能相對於駁回決定針對的權利要求擴大了保護範圍，不能將與駁回決定針對的權利要求所限定的技術方案缺乏單一性的技術方案作為修改後的權利要求，不能改變權利要求的類型或者增加權利要求，不能針對駁回決定指出的缺陷未涉及的權利要求或者說明書進行修改。
本文僅是筆者在實踐中的一些體會，僅起拋磚引玉的作用，希望能夠為讀者提供一些幫助，如有不妥之處，歡迎多加指正。
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（本文僅代表作者觀點，不代表知產力立場）
